关键词 民事,侵害实用新型专利权,专利权无效抗辩,专利权稳定性,承诺
裁判要点
1.专利侵权案件中涉案专利权稳定性存疑或者有争议时，人民法院可以视情采取继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉等不同处理方式，具体处理方式的选择主要取决于人民法院对涉案专利权稳定性程度的初步判断。 2.为有效促进专利侵权纠纷解决，人民法院可以积极引导和鼓励专利侵权案件当事人基于公平与诚信之考虑，自愿作出双方双向或者单方单向的利益补偿承诺或者声明，即专利权利人可以承诺如专利权被宣告无效则放弃依据《专利法》第47条第2款所享有的不予执行回转利益；被诉侵权人可以承诺如专利权经确权程序被维持有效则赔偿有关侵权损害赔偿的利息。当事人自愿作出上述承诺的，人民法院应当将之作为专利侵权案件后续审理程序处理方式选择的重要考量因素。
基本案情
深圳市某智能科技有限公司（以下简称某智能公司）于2017年2月14日向国家知识产权局同时申请了名称为“一种动态密码USB线材”（以下简称涉案专利）和“一种动态密码墙壁充电器”（以下简称关联专利）的两项实用新型专利，分别于2017年8月18日、2017年12月1日获授权公告。 某智能公司发现深圳市某电子科技有限公司（以下简称某电子公司）未经某智能公司许可，大批量生产被诉侵权产品，并通过深圳市某物联技术有限公司（以下简称某物联公司）在各类销售平台进行销售。某智能公司认为某电子公司、某物联公司分工合作，共同侵害某智能公司专利权，故诉至深圳市中级人民法院，请求判令：（1）某电子公司、某物联公司停止侵害涉案专利权的行为，销毁库存侵权产品，销毁侵权模具。（2）某电子公司、某物联公司连带赔偿某智能公司经济损失及维权合理开支100万元。 某电子公司、某物联公司提出专利权无效抗辩，理由系关联专利权已经被宣告无效，涉案专利也不符合授予专利权的条件。 深圳市中级人民法院经审理查明：国家知识产权局于2019年8月7日对关联专利权作出第41299号无效宣告审查决定（以下简称第41299号审查决定），认为关联专利权利要求1-7均不具备创造性，宣告关联专利权全部无效。某智能公司不服，向北京知识产权法院提出行政诉讼。北京知识产权法院于2020年10月26日判决驳回某智能公司的诉讼请求。双方当事人均没有提起上诉。本案一审立案时，第41299号审查决定已经确定发生法律效力。某智能公司在本案一审审理中确认，涉案专利与已经被国家知识产权局宣告无效的关联专利的技术方案，除了涉案专利为USB插接头，关联专利为AC插接头及与之配套使用的电源适配器外，其他所有技术特征均相同。 深圳市中级人民法院支持了某电子公司、某物联公司提出专利权无效抗辩，于2021年8月20日作出（2021）粤03民初372号民事判决：驳回某智能公司的全部诉讼请求。某智能公司不服，向最高人民法院提起上诉。 本案二审审理过程中，某电子公司向国家知识产权局提出针对涉案专利权的无效宣告请求（以下简称本次专利确权程序），国家知识产权局已经受理。 经二审法院对涉案专利权稳定性问题依法可能存在的处理方式进行释明，双方当事人分别自愿作出相应未来利益的补偿承诺。专利权人承诺的核心在于专利权被宣告无效时将返还全部有关侵权案件实际收益并给付相应利息；被诉侵权人承诺的核心在于专利权被确认有效时将支付全部侵权案件应付赔偿并给付相应利息。 最高人民法院于2022年6月22日作出（2022）最高法知民终124号民事裁定：撤销原判，驳回起诉。
裁判结果
裁判理由
法院生效裁判认为：第一，本案所谓专利权无效抗辩只是当事人的一种自我命名的抗辩主张，在专利侵权案件中一般应指向专利权稳定性问题。不同于现有技术抗辩和合法来源抗辩等，所谓的专利权无效抗辩并非我国专利法等法律、行政法规或司法解释明确规定的专利侵权抗辩事由，亦非我国司法理论和实践中已经得到普遍认可或者广泛适用的专利侵权抗辩事由，因此，谨以“所谓专利权无效抗辩”来指代本案当事人的相关抗辩主张。本案某电子公司、某物联公司提出的所谓专利权无效抗辩，其本意在于主张涉案专利权稳定性不足，如要在学理上或实务中命名，可考虑以专利权稳定性抗辩为名。当然，不可否认，在专利侵权案件审理期间专利权被依法宣告无效的情形下，也可能出现真正的专利权无效抗辩事由，被诉侵权人可以据此主张判决驳回权利人的诉讼请求或者裁定驳回权利人的起诉。 第二，专利侵权案件审理中对涉案专利权稳定性存疑或有争议时，人民法院可以对此进行一定的有限度的审查。权利不得滥用是诚实信用原则的体现，是行使民事权利的基本要求。在专利侵权案件中，专利权的稳定有效存在是审理专利侵权案件的前提和基础。在特定情况下，如请求保护的权利要求明显不清楚以致无法确定保护范围、侵害他人合法在先权利获得专利权等，可能构成权利滥用。此时，如果人民法院对被诉侵权人提出权利滥用或者专利权稳定性抗辩事由视而不见、避而不审，仍然作出被诉侵权人承担侵权责任的认定，明显有违公平原则，也无益于鼓励真正的有价值的发明创造。因此，从这个意义上讲，被诉侵权人就专利权稳定性提出的抗辩，人民法院在专利民事侵权案件中并非不能进行任何意义上的审查。但需要强调的是，在我国现行法律框架下，宣告专利权无效的请求由国务院专利行政部门负责审查。因此，在审理专利侵权案件时，针对被诉侵权人提出的专利权稳定性的特定质疑或抗辩，人民法院基于审查专利权人是否具有正当合理行使诉权的基础，可以进行一定的有限度的审查，但并不能对专利权本身的效力作出认定和裁判，包括被诉侵权人在内的社会公众如质疑专利权本身的效力，仍应遵循专利确权程序，向国务院专利行政部门请求宣告专利权无效。 第三，在涉案专利权稳定性存疑或有争议的情况下，人民法院可以酌情对后续审理程序作出妥善处理。依据有关法律和司法解释的规定，专利侵权案件审理中对涉案专利权稳定性存疑或有争议时，人民法院至少可以有继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉三种处理方式，具体应采取哪种方式，主要取决于人民法院对涉案专利权稳定性程度的初步判断。一般而言，对于已经过专利授权确权程序中国务院专利行政部门实质审查判断的专利权，其稳定性相对较强，人民法院通常可以继续审理侵权案件并作出判决；对于未经国务院专利行政部门实质审查判断的专利权和其他有证据表明被宣告无效可能性较大的专利权，其稳定性相对不足，人民法院可以依据有关司法解释的规定视情对侵权案件裁定中止诉讼；对于已被国务院专利行政部门宣告无效但无效决定尚未确定发生法律效力的专利权，其稳定性明显不足，人民法院可以依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条第1款的规定，对侵权案件裁定驳回起诉；对于有证据表明被宣告无效可能性极大的专利权，其稳定性明显不足的，虽然尚未被国务院专利行政部门宣告无效，但在专利确权程序已经启动的情况下，人民法院对侵权案件既可以裁定中止诉讼，也可以在必要时视情参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条的规定裁定驳回起诉。 第四，基于本案现有事实和证据，可以得出涉案专利权稳定性明显不足的结论。本案已经查明，专利权人某智能公司在申请涉案专利的同日申请了关联专利，该关联专利权已被发生法律效力的第41299号审查决定宣告全部无效。关联专利与涉案专利相比，区别技术特征仅在于，涉案专利为“一种动态密码USB线材，包括有USB插接头；其特征在于：所述的USB插接头的电源输出端经动态密码控制器连接充电接口”；关联专利为“一种动态密码墙壁充电器，包括有AC插头，连接AC插头的电源适配器模块；其特征在于：所述的电源适配器模块的输出端经动态密码控制器连接充电接口”；二者其余技术特征均相同。对于上述区别技术特征，根据涉案专利说明书及关联专利说明书可知，不论是USB线材还是采用AC插头的充电器均为现有技术，USB插接头用于获取5V直流电，供数码产品充电；AC插头用于插接在市电插座上获取220V或110V的交流电源，电源适配器模块将交流电源降压为低压直流输出，即AC插头与电源适配器连接后，用于提供低压直流输出电，供数码产品充电。某电子公司、某物联公司主张，上述区别技术特征对于本领域技术人员而言，在涉案专利、关联专利中所起的作用、效果相同，属于惯用手段的直接替换。某电子公司在本案二审审理过程中也已就涉案专利权向国家知识产权局提出了无效宣告请求，其提交的证据与第41299号审查决定中的证据相同，无效理由也基本一致，国家知识产权局已经受理。基于上述涉案专利和关联专利均为未经实质审查即授权的实用新型专利，二者的区别技术特征仅系行业惯用和市场常见的USB插头与AC插头及与之配套使用的电源适配器的不同，且二者系同日申请，在关联专利权已被国家知识产权局宣告无效而某电子公司、某物联公司也已就涉案专利向国家知识产权局提出宣告无效请求的情况下，涉案专利权被宣告无效的可能性极大，其专利权稳定性明显不足。 第五，本案中双方当事人自愿作出的有关涉案专利权稳定性问题的利益补偿承诺或声明，有利于彼此利益的实质平衡，人民法院也可将此作为对后续审理程序作出处理时的考量因素。针对专利侵权程序与专利确权程序分立、二者交叉或先后进行的情况，现行立法和司法解释对有关程序的衔接作出了一定的安排。2020年修正的专利法第四十七条第二款规定：“宣告专利权无效的决定，对在宣告专利权无效前人民法院作出并已执行的专利侵权的判决、调解书，已经履行或者强制执行的专利侵权纠纷处理决定，以及已经履行的专利实施许可合同和专利权转让合同，不具有追溯力。但是因专利权人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第四条至第八条针对专利侵权程序与专利确权程序交叉进行的情况下是否中止诉讼问题作出了规定。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条针对专利侵权程序进行中专利被宣告无效的情形，规定人民法院可以从程序上径行裁定驳回权利人起诉，当宣告无效决定被撤销时可以另行起诉。应当说，上述法律和司法解释的规定综合考虑了程序正义、纠纷解决效率和实体公正，但由于两种程序的交错性和专利权效力的难以预测性以及相关判断因素的主观性，在实践操作中，仍然既可能出现侵权裁决已执行而后专利权被宣告无效，导致权利人事实上获得本不应获得的利益，也可能出现因等待确权结果而导致侵权纠纷久拖不决，权利人得不到及时有效的法律救济，被诉侵权人也对要否继续生产和扩大投资犹疑不决、无所适从，最终不仅直接影响当事人之间的利益得失，也会间接影响到企业与社会的科技创新活力和市场投资动力。因此，如何才能更好地实现专利侵权程序与专利确权程序的高效有序衔接，仍然是一个需要在理论、规则和实务中进行不断探索完善的问题。 本案中，在涉案专利权稳定性问题存疑且已经启动本次专利确权程序的情况下，经释明相关程序可能的走向和后果后，本案双方当事人分别针对本次专利确权程序可能的结果及因此可能对对方当事人利益造成的不利影响作出了相应的利益补偿承诺。专利权人承诺的核心在于专利权被宣告无效时将返还全部有关侵权案件实际收益并给付利息，这样可以有效保障在专利侵权程序先行的情况下专利权被宣告无效后被诉侵权人的实际利益损失得以挽回。被诉侵权人承诺的核心在于专利权被确认有效时将支付全部侵权案件应付赔偿并给付利息，这样可以有效保障在专利确权程序先行的情况下因专利侵权行为持续进行而给权利人造成的利益损失得以补偿。 对于上述承诺，当事人所作有关利益补偿承诺系对各自民事权利和期待利益的自愿处分，内容并不违背法律规定，所作承诺系在充分考虑相关程序的可能走向和后果的基础上对彼此利益的合理预期和处分，能够较好的保障和合理的平衡专利侵权程序与专利确权程序交叉进行情况下当事人的程序利益和实体公正，符合公平原则和诚信原则，并具有实践可操作性。同时，在当事人自愿作出有关专利权稳定性问题的利益补偿承诺的情况下，无论人民法院后续是采取继续审理并作出判决、裁定中止诉讼、裁定驳回起诉三种处理方式中的哪一种方式，均可在实质上较好且有效的平衡保护双方当事人利益，也有利于人民法院结合具体案情就后续处理方式作出适当选择。因此，不仅对本案当事人的有关承诺予以认可，也想借此案表明，最高人民法院鼓励专利侵权案件当事人在涉案专利权稳定性存疑或有争议的情况下，基于公平与诚信之考虑，积极作出相关的利益补偿承诺或声明，这种承诺或声明既可以是双方双向的，也可以是单方单向的，只要是当事人出于自愿、不违背法律并有利于平衡彼此的利益，即应予以肯定和鼓励，也希望审理专利侵权案件的一审法院也能够主动对当事人作出有关释明并积极尝试类似的做法。 综合上述分析，涉案专利权稳定性明显不足，而被诉侵权人就涉案专利权稳定性问题所作相关利益补偿承诺也可以在本案裁定驳回起诉后未来专利权被确认有效时使得专利权人的相应利益得以保障，本案可以参照《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条第1款、第2款的规定，按照裁定驳回起诉作出处理。专利权人可以在国家知识产权局就涉案专利权作出维持有效的审查决定确定发生法律效力后，另行提起诉讼，并可根据被诉侵权人在本案中所作利益补偿承诺主张权利。原审判决对涉案专利权稳定性的分析判断本身并无明显不妥，但直接认定被诉侵权人的专利权无效抗辩成立并据此判决驳回某智能公司诉讼请求，欠缺法律依据。
相关法条
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第2条第1款、第2款 ######一审：广东省深圳市中级人民法院（2021）粤03民初372号民事判决（2021年8月20日） 二审：最高人民法院（2022）最高法知民终124号民事裁定（2022年6月22日）