关键词 民事,侵害发明专利权,专利等同,基本相同效果,技术特征
裁判要点
在专利等同侵权判定中，对“基本相同效果”的分析，可结合系争技术特征对涉案专利整体技术方案及专利产品或者对应功能及部件的产出质量、产出效率等因素进行综合判断。
基本案情
原告美国某公司诉称：其享有专利号为ZL98802016.X、名称为“喷洒液体用的喷枪”的发明专利（以下简称涉案专利）。上海市某塑胶公司等四被告生产、销售、许诺销售的被诉侵权产品落入涉案专利权的保护范围，其经营行为侵害了涉案专利权，应承担相应的侵权责任。故请求判令：1.四被告立即停止侵权，包括但不限于停止制造、销售、许诺销售被诉侵权产品，并销毁所有库存侵权产品及半成品；2.上海市某塑胶公司等三被告连带赔偿美国某公司经济损失和合理费用共计人民币500万元。 被告上海市某塑胶公司等辩称：被诉侵权技术方案并未完全覆盖涉案专利系争权利要求的全部技术特征，不构成对涉案专利权的侵害。 法院经审理查明，涉案专利中的系争权利要求如下：权利要求1.一种喷洒液体用的喷枪，该喷枪包括：一流体槽；一可卸且可被折叠的内衬，在向该内衬里注入流体之前它的形状与该槽的内壁的形状一致，它紧密贴合于该槽的内壁上；以及，一分配来自该内衬里的流体的喷嘴；其中，在该喷枪操作期间，当流体从该内衬里排出时该内衬就折叠起来。权利要求8.如权利要求1的喷洒液体用的喷枪，其特征在于，该内衬由一种热塑性塑料经热/真空成形；该内衬具有：一底部和侧壁，与侧壁相比该底部是硬的，该侧壁比起底部较薄并能被折叠；以及，一平的向外延伸的边缘部，该边缘部的形状能使该边缘部座落在该喷枪储槽的一开口的边缘上。 上海知识产权法院于2016年8月30日作出（2015）沪知民初字第323号民事判决：驳回美国某公司的全部诉讼请求。美国某公司不服，向上海市高级人民法院提出上诉。上海市高级人民法院于2018年8月8日作出（2016）沪民终459号民事判决：驳回上诉，维持原判。
裁判结果
裁判理由
法院生效裁判认为，本案争议焦点为被诉侵权产品是否具有“形状一致、紧密贴合”的技术特征。该争议焦点可分为两个问题阐述，即被诉侵权产品所采用的“阶梯过渡”技术特征与涉案专利“形状一致、紧密贴合”技术特征是否相同，以及两者是否等同。 一、关于两者是否相同。 根据涉案专利权利要求8所引述的权利要求1的字面意思理解，所述“内衬形状”与“流体槽内壁”之间在外形上需要“形状一致”，且前者放入后者所实现的技术效果应互相“紧密贴合”。按照通常理解，该“形状一致、紧密贴合”所对应的外部结构应在视觉效果上符合两个特点，一是两者形状上不存在明显差异以符合“一致性”要求，二是内衬放入流体槽后内衬与流体槽内壁之间不存在明显空隙以符合“紧密贴合”要求。根据涉案专利说明书及附图，可进一步印证上述对 “形状一致、紧密贴合”技术特征的理解。具体而言，根据涉案专利说明书第4页第7行描述，“该内衬无褶、波纹”，而被诉侵权产品的“阶梯过渡”设计产生了明显可见的一道褶或波纹；再根据附图2、3、4，可发现内衬的外壁应为一条从上至下的直线，且内衬放入流体槽后内衬与流体槽内壁之间并无间隙，而被诉侵权产品的“阶梯过渡”设计导致前述纵向“直线”变为了“阶梯过渡”之处的非直线，以及内衬与流体槽内壁之间在“阶梯过渡”处以下部分的明显间隙。因此，结合说明书与附图，从字面意思理解，被诉侵权产品所采用的“阶梯过渡”技术特征与涉案专利“形状一致、紧密贴合”技术特征两者并不相同。 二、关于两者是否等同。 根据《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条，等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。因此，构成等同特征需同时满足该条所规定的手段基本相同、功能基本相同、效果基本相同以及“无创造性劳动即可联想到”（以下简称“显而易见性”）等四个要件。本案中，对该四要件的分析具体阐述如下： 1．“阶梯过渡”设计是否具有基本相同的手段、功能及效果。如果仅从内衬与流体槽相互配合使用角度来看，由于“阶梯过渡”处内缩半径仅为0.5毫米左右，该内缩设计对于内衬放入流体槽的便利程度、相互之间的匹配程度、放置后盛满流体状态下的稳定性与可操作性、内衬容量、模具设计、制造成本等因素并无实质性影响，换言之，该“阶梯过渡”设计与“形状一致、紧密贴合”的技术特征在前述手段、功能及效果上并无实质性差异。但是，如果从内衬作为喷枪部件本身叠加存放这一功能角度来看，由于“阶梯过渡”处位于内衬上沿下方约1厘米水平切线上，该设计可使多个内衬叠加存放时相邻内衬之间相应存有约1厘米间隔，与涉案专利所述内衬叠加存放状态下相邻内衬之间的极小间隔相比较，该1厘米间隔进而可产生以下技术效果：一是操作者使用喷枪过程中在拿取内衬时可快速便捷地使用拇指与食指抽拉。二是操作者在确定所需内衬数量时，可快速便捷地通过目测确定相应数量。三是由于前述约1厘米间隔所导致的单位体积内可存放内衬数量的大幅减少以及因此而可能产生的其他诸如运输、仓储成本增加等不利因素。 上述三个技术效果中，虽然前两个技术效果为积极正面的，而后一个技术效果为消极负面的，但这种技术效果有升有降的情形并不影响“阶梯过渡”与“形状一致、紧密贴合”在技术效果上存有实质性差异的判断。此外，上述“叠加存放”虽与涉案专利权利要求所描述的技术特征没有直接对应关系，但结合说明书与附图以及被诉侵权产品的实际情况，该“叠加存放”功能并未脱离涉案专利所述内衬的工业设计用途，应属内衬的固有功能，且该固有功能对于实践中操作者使用涉案专利所述喷枪的作业效率以及内衬在物流与存储等方面的经济性有实质性影响，故应纳入《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定的“功能”的评价范围。因此，综合以上两个角度，被诉侵权产品所使用的“阶梯过渡”设计与涉案专利“形状一致、紧密贴合”的技术特征并不符合“效果基本相同”的要件。 2．“阶梯过渡”设计是否符合“显而易见性”要件。被诉侵权产品“阶梯过渡”设计在工业设计中已较为常见，且出现时间较早，加之本身仅是内衬几何形状的简单变化，属于杯形塑料品制造领域“普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征”，故符合“显而易见性”要件。 综上，由于“效果基本相同”要件得不到满足，被诉侵权产品所使用的“阶梯过渡”设计与涉案专利“形状一致、紧密贴合”的技术特征不构成等同，被诉侵权产品没有落入涉案专利保护范围。故法院依法作出如上裁判。
相关法条
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号，2020年修正）第13条（本案适用的是2015年2月1日施行的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第17条） ######一审：上海知识产权法院（2015）沪知民初字第323号民事判决（2016年8月30日） 二审：上海市高级人民法院（2016）沪民终459号民事判决（2018年8月8日）