关键词 民事,商标权权属、侵权,商标专用权,先用权,先用权抗辩
裁判要点
商标民事侵权案件中的先用权抗辩，应满足要件有：一是在先使用行为，即他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为；二是在先时间点要求，即在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为；三是在先使用行为效果，即在先使用的商标应具有一定影响；四是被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。
基本案情
北京某教育科技有限公司（以下简称北京某教育公司）诉称：2003年4月7日，贵阳市云岩区某英语培训学校（以下简称贵阳某学校）在第41类“学校（教育）、教育、教学、讲课、幼儿园、寄宿学校、培训、教育考核、实际培训（示范）、教育信息等项目上注册了第198595X号“启航学校Qihang School”商标（以下简称启航学校商标）。2013年4月1日，贵阳某学校将启航学校商标许可给北京某教育公司独占使用。被告北京市海淀区某考试培训学校（以下简称某考试培训学校）的主营业务为提供考研培训，被告北京市某科技发展有限公司（以下简称某科技发展公司）负责对外加盟活动。二被告在共同运营的网站、发放的宣传材料、名片、教材等上使用与启航学校商标相近似的SAILING启航标识（以下简称启航及图标识）、“启航教育”“启航考研”“启航网校”“启航名师”。某考试培训学校以“北京某考试培训学校”“北京启航学校”“启航教育集团”名称获得多项荣誉。二被告的行为侵犯了北京某教育公司享有的启航学校商标专用权，故诉至法院请求判令：1.二被告停止在教育培训活动中使用启航及图标识、“启航”文字；2.某考试培训学校在经营活动中使用全称，不得使用简称；3.二被告赔偿北京某教育公司经济损失300万元及公证费15000元。 某考试培训学校、某科技发展公司共同辩称：某考试培训学校成立时间为1998年，某科技发展公司成立于2003年，早于启航学校商标注册时间。某考试培训学校企业名称在启航学校商标注册之前已在全国范围内享有极高的知名度和影响力。长期以来，二被告在公务员考试和考研范围内使用企业名称和字号，与贵阳某学校经营的幼儿英语范围没有冲突，不会造成消费者混淆误认。北京某教育公司主要股东苏某曾是二被告的高级管理人员，离职后成立了北京某教育公司，并从贵阳某学校出高价取得启航学校商标使用权，在考研培训领域大量使用该商标，扰乱市场秩序。二被告对自己在先登记使用并已有极高知名度的企业名称和字号使用，未侵犯北京某教育公司享有的商标权，请求法院驳回北京某教育公司的诉讼请求。 法院经审理查明：启航学校商标注册证显示，该商标注册人为贵阳某学校，核定服务项目为第41类学校（教育）、教学、培训等，有效期自2003年4月7日至2013年4月6日后经续展，有效期至2023年4月6日。 2013年4月1日，贵阳某学校与北京某教育公司订立《商标使用许可合同》，约定贵阳某学校许可北京某教育公司在中国大陆境内在英语四六级考试培训、考研培训、公务员考试培训领域，独占使用启航学校商标。北京某教育公司有权将该商标再许可他人使用，并有权以自己的名义对侵犯启航学校商标的行为进行维权。许可使用期限自2013年4月1日至2018年7月31日。后贵阳某学校于2013年8月1日将《商标使用许可合同》报送备案。 北京某教育公司指出，二被告为关联单位，在明知启航及图标识、“启航”文字与启航学校商标近似的情况下，仍在与启航学校商标相同的注册类别，即教育培训活动中使用启航及图标识、“启航”文字，某科技发展公司在对外加盟活动中使用“启航”文字，具有侵权恶意，侵犯了其享有的启航学校商标专用权。 针对北京某教育公司提出的二被告使用启航及图标识、“启航”文字的情况，二被告表示其系合法使用，其中启功书法为作品，不存在侵权行为；是其聘请设计公司设计的作品，网站栏目名称等处使用的“启航”系对企业名称及字号的使用，不侵犯启航学校商标权。 为证明某考试培训学校成立时间，二被告提交了北京市海淀区民政局于2014年10月24日出具的档案材料证明，显示于1998年2月5日，某考试培训学校向北京市海淀区机构编制委员会办公室申请成立，注册资金10万元，机构成立时间为1998年1月28日，所有制形式为社会力量兴办，任务职责为开展考研辅导等短期面授培训班。该申请于1998年2月11日获得批准。北京某教育公司认可某考试培训学校成立于1998年。二被告同时承认某科技发展公司为某考试培训学校关联单位，经营该公司网站，负责考研培训对外加盟合作。 二被告指出，某考试培训学校自成立时起，即使用企业名称在考研培训等领域在全国范围内进行广泛宣传，在某学校商标注册之前已经具有很高的知名度和影响力。某考试培训学校编写出版的书籍上使用的“北京某考试培训学校”即是该学校的简称。 北京市海淀区人民法院于2014年12月20日作出（2014）海民（知）初字第27796号民事判决：二被告应对经营活动中使用“启航考研”附加适当区别标识、二被告赔偿北京某教育公司经济损失5万元及公证费1.5万元，驳回北京某教育公司的其他诉讼请求。北京某教育公司不服上述判决，提起上诉。北京知识产权法院于2015年12月31日作出（2015）京知民终字第588号民事判决：驳回上诉，维持原判。
裁判结果
裁判理由
法院生效裁判认为：本案焦点在于被北京某教育公司在经营活动中使用“启航考研”商标的行为是否符合《商标法》第五十九条第三款的规定。判断该行为是否符合《商标法》第五十九条第三款的规定，既需要准确把握该条款规定的制度价值及其具体适用要件，又需要对该行为是否符合该条规定的构成要件进行具体分析。 根据《商标法》规定的注册制度，商标专用权仅基于注册产生，与商标是否使用无关。但商标作为一种商业符号，其价值本质上仍源于商标在经营活动中的实际使用，只有经过实际使用的商标才可能发挥标识功能。一个已经实际使用的商标，即使未经注册，但由于其已负载了一定的商誉，亦已产生应予保护的正当利益，商标注册人不能剥夺商标在先使用人经过正当、合法的投资和使用而产生的商誉和利益。《商标法》第五十九条第三款的规定赋予商标在先使用人针对他人注册商标的在先使用抗辩权，便是在注册原则作为基本原则之外，为商标在先使用人提供的补充保护。该规定“是本次修改商标法时为了平衡商标在先使用人和注册商标专用权人之间的利益而新增加的内容，主要目的在于保护那些已经在市场上具有一定影响但未注册的商标所有人的权益”。 依据《商标法》第五十九条第三款的规定，先用抗辩的适用需要符合他人在注册商标申请日之前存在在先使用商标的行为，该在先使用行为原则上应早于商标注册人对商标的使用行为，该在先使用的商标应具有一定影响，被诉侵权行为系他人在原有范围内的使用行为。某考试培训学校、某科技发展公司在经营活动中使用“启航考研”的行为均符合《商标法》第五十九条第三款的适用要件，未构成对注册商标专用权的侵犯。
相关法条
《中华人民共和国商标法》第59条第3款（本案适用的是2013年8月30日修正的《中华人民共和国商标法》第59条第3款） ######一审：北京市海淀区人民法院（2014）海民（知）初字第27796号民事判决（2014年12月20日） 二审：北京知识产权法院（2015）京知民终字第588号民事判决（2015年12月31日）